美国最高法院在知识产权案件中的法律解释——基于2018年度判例的考察
2020/1/16 16:41:58  点击率[35]  评论[0]
【法宝引证码】
    【学科类别】知识产权法
    【出处】公众号:知识产权
    【写作时间】2020年
    【中文摘要】在美国最高法院2018年度的6起知识产权案件判决中,绝大部分涉及关于制定法特定用语的解释。文章介绍了这些判例的基本案情、判决结果与依据,着重阐述了法院针对涉案法律用语是如何进行解释的。这些用语包括美国专利法中的“销售”“人”,著作权法中的“全部费用”“登记”以及商标法中的“违反道德”等。最后简要概括了美国最高法院在知识产权案件中的法律解释方法与特点。
    【中文关键字】美国最高法院;知识产权;法律解释;遵循先例
    【全文】

      一、前言

      在新一个年度开庭期来临之际,由特朗普总统提名的卡瓦诺大法官在一片争议声中于2018年10月宣誓就职,接替在当年6月宣布退休的肯尼迪大法官。至此,美国最高法院仍然维持了保守派占多数的格局。一般认为,美国最高法院的保守派与自由派大法官之间,在涉及诸如控枪、堕胎、移民、死刑等案件中有着明显不同的意见,而在知识产权问题上,两派之间则往往并不存在意识形态之争。根据本文作者对于美国最高法院知识产权判例的追踪考察,这一论断基本成立,不过,两大阵营的大法官之间有时针对同一案件也会表达不同的意见,其中呈现出一些有趣的特征,值得关注。纵观2018年开庭期(2018年10月至2019年6月)所公布的知识产权判例,绝大部分的争议正好涉及下级法院对于制定法特定用语的解释而存在的分歧。例如,关于专利法中的“销售”“人”;著作权法中的“全部费用”“登记”;商标法中的“违反道德”等用语。因此,本文对于该年度知识产权判例的考察,重点就在于分析美国最高法院是如何进行法律解释的。

      解释乃是一种媒介行为。借此,解释者将他认为有疑义文字的意义,变得可以理解。法律解释(statutory construction)就是确定某一特定法律规定之含义以便法院正确适用的过程。法律必须经由解释,始能适用,解释之中寓有创造之功能。法律用语多取诸日常用语,必须阐明,始能臻于明了,不确定之概念,必须予以具体化,法规之冲突,更须加以调和排除。然而,面对同样的“白纸黑字”,为什么不同的法官可能作出不同的解释?这里既涉及法律解释的基本原理与适用准则,也可能因法官的立场不同所致。

      美国最高法院在2018年度共审理判决73起案件,这一数据与往年基本持平。其中,知识产权案6件,专利、著作权、商标案各2件(参见表1)。从最近十年的情况来看,美国最高法院总计作出了785份判决,其中知识产权案件判决51份(占6.5%)。在知识产权案件判决中,专利案判决所占比例最高,共计32份(占62.7%),著作权案与商标案的判决则分别为10份(19.6%)与9份(17.7%)。

      该年度的另一特点是美国最高法院作出判决的时间分布极不均匀。2018年开庭期总计9个月,美国最高法院在前5个月只完成了18个案件的判决,全年度其余约75%的案件判决,都是在最后4个月所作。尤其是2019年6月,美国最高法院宣判的案件数量高达29件(约占年度总量的40%)。虽然年底集中结案的现象,无论中外法院似乎都存在,但是,将如此大量的案件放在最后一个月密集宣判,前后差异如此悬殊的情形还是比较少见的。就这6起知识产权案件而言,其判决全部是在2019年上半年所作(参见表2)。其中,2起著作权案件是在3月4日同一天宣告判决,有3起案件的判决是在该年度开庭期最后两个月当中作出的。

      本文以下按照不同的主题,分别介绍该年度知识产权案件的基本案情、判决结果与依据,特别阐明法院针对涉案法律用语是如何进行解释的,在最后部分简要概括美国最高法院在知识产权案件中的法律解释方法与特点。

      二、保密销售构成对专利新颖性要件的“销售阻却”

      (一)Helsinn Healthcare S.A. v. Teva Pharmaceuticals USA, Inc.案的基本案情

      Helsinn保健公司(Helsinn Healthcare S.A.)是一家瑞士制药公司,制造一种用于治疗癌症病人因化疗所引起的恶心和呕吐的药品Aloxi。Helsinn公司在1998年取得权利后,研发出Aloxi药物中包含的活性成份“帕洛诺司琼”(palonosetron)。2000年初,Helsinn公司向美国食品药品管理局(FDA)提交了临床三期试验申请,建议研究0.25mg剂量和0.75mg剂量的帕洛诺司琼。2000年9月,Helsinn公司宣布其开始三期临床试验,并且正在寻求产品的营销伙伴。

      Helsinn公司找到一家地处明尼苏达州的MGI制药公司(MGI Pharma, Inc.)作为营销合作伙伴,双方签订了两份协议:许可协议和产品供销协议。许可协议授权MGI公司在美国发行、销售、推广0.25mg和0.75mg剂量的帕洛诺司琼。作为对价,MGI向Helsinn公司支付知识产权许可费。在供销协议中,MGI承诺向Helsinn公司独家购买获得FDA批准的帕洛诺司琼产品。该两份协议均包含剂量信息,并要求MGI必须对于其根据协议所获知的专有信息予以保密。

      Helsinn公司和MGI在一次联合新闻发布会上宣布了双方达成的协议,并且,MGI在向美国证券交易委员会(Securities and Exchange Commission)提交的8-K表格中,也报告了该等协议。在8-K表格中包含了经过涂改处理的协议复制件,但该报告材料以及联合新闻发布会均未披露协议中所包含的具体剂量配方信息。

      2003年1月30日(也就是在双方达成协议将近两年之后),Helsinn公司提交了一份临时专利申请(provisional patent application),包含0.25mg和0.75mg剂量的帕洛诺司琼。在十年之后,Helsinn公司提交了四件专利申请,均根据该临时专利申请日而主张优先权。2013年5月,Helsinn公司提交的第四件专利申请被授予第8598219号专利(以下简称219专利)。219专利的对象就是在5毫升溶液中包含0.25mg固定剂量的帕洛诺司琼。

      梯瓦制药公司(Teva Pharmaceutical Industries, Ltd)是以色列著名的仿制药(generic drugs)企业。2011年,梯瓦公司向FDA寻求审批其销售的一种0.25mg剂量的帕洛诺司琼仿制药品。Helsinn公司随后起诉梯瓦公司侵犯其专利,包括219专利。梯瓦公司则提出抗辩,称219专利是无效的,因为在Helsinn公司于2003年1月提出临时专利申请的一年之前就已经“销售”了0.25mg剂量的帕洛诺司琼产品。

      根据涉案专利的生效日,219专利是受2011年《美国发明法》(以下简称AIA)调整的。AIA对《美国专利法》作出重大修改,其中之一是关于新颖性的规定。按照AIA修改后的《美国专利法》第102(a)(1)条规定,若一项发明“在有效申请日之前被公开使用、销售或者以其他方式为公众所知的”,就不能获得专利。同时,《美国专利法》第102(b)(1)条为发明人提供了一年的宽限期(grace period),若相关发明在有效申请日之前一年内“销售”的,仍可获得专利,但“销售”与有效申请日之间超过一年的,将无法获得专利授权。h按照第102(a)(1)条所描述的方式为公众所知的技术,通常就被称为“现有技术”(prior art)。其中,因销售某一发明而构成现有技术的规定,也被称作“销售阻却”(on-sale bar)条款。

      美国联邦地区法院一审认定,销售阻却条款并不适用于该案。法院认为,根据AIA,除非涉案的销售或者销售要约使得相关发明能够为公众所知,否则,该行为并不构成对发明的“销售”。由于Helsinn公司和MGI对其协议的披露并没有公开0.25mg剂量,因此,该发明并没有在关键日之前进行“销售”。

      梯瓦公司不服该判决,上诉至美国联邦巡回上诉法院。美国联邦巡回上诉法院推翻了一审判决,认为只要销售行为是公开存在的,则即使在销售中未公开披露发明的具体内容,仍落入AIA的销售阻却条款。Helsinn公司不满二审判决,上诉到美国最高法院。

      (二)判决结果与依据

      美国最高法院于2018年12月4日举行口头辩论,2019年1月22日作出判决。托马斯大法官撰写全院一致意见的判决书,维持了美国联邦巡回上诉法院的判决。

      美国最高法院认为:将某一发明向第三人进行商业销售,即使要求第三人保密,仍可能导致该发明构成《美国专利法》第102(a)条项下的“销售”。

      在根据AIA作出修改之前的《美国专利法》中,已经包含了销售阻却条款。美国最高法院在二十多年前的一个判例中认定,若一项发明是“某一商业销售的对象”且“正在准备申请专利的”,则其属于修改前《美国专利法》第102(a)条意义上的“销售”。

      美国最高法院在前述先例中对于该条款所作的解释,支持了如下观点,即销售或销售要约并非必须使得该发明处于为公众所知的状态,才可构成导致专利无效的现有技术。美国联邦巡回上诉法院将美国最高法院在AIA之前的先例中所隐含的内容加以明确,认为“秘密销售”(secret sales)也可能导致专利无效。由于在AIA之前的这个先例,美国最高法院遂推定,当美国国会在AIA中对第102(a)条重新立法时,仍然使用相同的用语“销售”,这就意味着它采用的是该词语在早先的司法解释。至于该条款在后来添加的“或者以其他方式为公众所知”(or otherwise available to the public)这一统括性短语,并不足以让法院改变其结论,从而认为国会意图改变“销售”一词的含义。

      三、政府机构不属于可提起专利无效行政程序的“人”

      (一)Return Mail, Inc. v. U.S. Postal Services案的基本案情

      退件公司(Return Mail, Inc.)拥有一项专利,系一种用于处理无法投递邮件的方法(专利号6826548,以下简称548专利)。从2003年开始,美国邮政署(United State Postal Services)与退件公司探讨能否获得该专利的许可,但双方未能达成协议。2006年,美国邮政署引入一套增强版的邮寄地址变换服务系统,用以处理那些无法投递的邮件,但退件公司认为此举侵犯其专利权。美国邮政署于是对548专利提起单方再审查程序(ex parte reexamination),但美国专利商标局(以下简称USPTO)维持该专利有效。退件公司随后向美国联邦索赔法院(Court of Federal Claims)起诉美国邮政署,要求就其未经授权使用该专利而获得赔偿。该案后发生诉讼中止,美国邮政署又提起了商业方法专利复审(covered-business-method Review,以下简称CBM复审)。美国专利审判与上诉委员会(PTAB)认为,退件公司专利请求的对象属于不可授予专利的主题,并据此撤销了该专利的权利要求。退件公司对此裁决不服,向美国联邦巡回上诉法院提起上诉,但该法院维持了PTAB的裁决,其中认定,美国政府属于有资格提出CBM复审的“人”(person)。退件公司不服判决,向美国最高法院提起上诉。

      该案涉及2011年《美国发明法》(AIA)对美国专利制度的另一重大修改。根据AIA,美国专利商标局设立了PTAB,这个专利复审机构通过三种行政复审程序,使得专利权人之外的其他“人”可以对授权后专利的有效性提出挑战。这三种程序分别是:双方复审(inter parte review,以下简称IPR)、授权后复审(post-grant review,以下简称PGR)、CBM复审。PTAB通过相应的审理程序,可以裁决维持专利有效或者撤销全部或部分的权利要求。当事人对该裁决不服的,可以向美国联邦巡回上诉法院寻求司法审查。同时,在AIA之前存在的复审程序,包括在美国联邦法院审理专利侵权诉讼过程中提出专利无效抗辩,从而可由法院判定专利效力,或者通过专利商标局的单方再审查(ex part reexamination)程序裁决专利效力。该案争议所涉及的则是针对商业方法专利而新创设的CBM复审。

      (二)判决结果与依据

      美国最高法院于2019年2月19日举行口头辩论,2019年6月10日作出判决。索托马约尔大法官撰写法院判决,最终以6:3的结果驳回了美国联邦巡回上诉法院的判决。布雷耶大法官提交反对意见,金斯伯格和卡根大法官参加该反对意见。

      美国最高法院认为,政府并不属于可根据AIA提起复审程序的“人”。具体理由如下。

      1.专利法并没有对“人”这一用语给出明确的定义,故法院适用的是一种“由来已久的解释性推定,即‘人’不包括主权国家”(person does not include the sovereign)。因此,诸如美国邮政署之类的联邦机构并不包含在“人”的范围之内。这一推定反映了“常见的用法”(common usage),也是基于美国国会在《词典法》(Dictionary Act)中的明确指示。《词典法》并没有将联邦政府包含在有关“人”的定义之中,而这个定义被法院“用于确定任何国会制定法(Act of Congress)的含义,除非结合上下文另有所指”。美国最高法院此前在若干案件中均采用了该推定,反对将政府视作法律上的人,即使这样做可能导致美国政府或其政府机构未能获得某种利益或者处于有利的程序当中,就像邮政署在该案中那样。因此,美国最高法院在此亦循此推定,在没有肯定性内容表明存在着相反情形时,政府并不属于被授权可以发动这些复审程序的“人”。

      2.美国邮政署必须指明,在AIA的文本或者上下文中存在着某种肯定性指示,表明美国国会有意将政府纳入“人”的范畴,但是,美国邮政署所提出的主张并不具有说服力。

      (1)美国邮政署首先主张,AIA在关于授权后复审程序(PGR)的上下文中肯定将政府包括在“人”的范围内,因为《美国专利法》在其他提到“人”的地方,显然就是这样的。美国最高法院认为,根据用法一致原则(consistent-usage principle),国会在制定法的某一部分用某一用语指称某一事物,则该用语在该制定法的其他部分也意指相同的事物,但是,该原则“易于屈从于上下文”,特别是当某一制定法用语贯穿于法律之中,并且在不同的制定法条款上具有“不同特征”时。在《美国专利法》和AIA中,至少有18处提到了“人”,但它并未显示出明确的倾向:“人”这一用语有时显然包括或者排除了政府,但有时,它又可以兼作两种解读。仅仅因为在某些地方提到将政府包括在内,并不能作为“肯定性证明”,从而推翻这样的推定,即政府并不是有资格提起AIA复审程序的“人”。

      (2)美国邮政署的第二个观点是,联邦政府与专利有着悠久的历史,自1883年以来联邦政府官员即可以合众国的名义申请专利,因此国会必然有意图允许政府利用AIA的复审程序。美国最高法院则认为,政府固然能够获得专利,但不能因此认为国会就有意让政府在刚刚于八年前所设立的AIA程序中作为第三方异议人(third-party challenger)参与其中。而且,即便承认政府可以对一项已授权的专利提起单方再审查程序(ex parte reexamination),但根据1981年的《美国专利审查指南》(Manual of Patent Examining Procedure)所示,单方再审查程序与AIA的复审程序是根本不同的。单方再审查程序是USPTO内部进行的,挑战专利效力的一方可以不参加。AIA复审程序则是在提起复审的“人”与专利所有人之间进行的对抗式(adversarial)、审判式(adjudicatory)程序,包括了诉答、听证、证据开示、举证,并且失败的一方享有上诉权。国会或许有充分理由授权政府提起一种不插手(hands-off)的单方再审查程序,但它并没有理由授权政府在AIA的充分对抗式程序(full-blown adversarial proceeding)中担任一方当事人。没有任何迹象表明,国会在设立AIA复审程序时,其所设想的就是1981年《美国专利审查指南》关于单方再审查的陈述。由于在新创设的AIA复审程序中的“人”这一用语并没有任何“确定的”含义,因此,并不能用《美国专利审查指南》来解释可以把关于“人”之含义的推定搁置一边,不予理会。

      (3)最后,美国邮政署主张其必然是可以提起AIA复审程序的“人”,因为如同其他的被控侵权人一样,它也面临着民事责任,并且可以提出关于专利无效的抗辩。美国邮政署认为,假如否定其享有其他侵权人所能获得的利益——亦即,能够向USPTO就某项专利提出全新的挑战(challenge a patent de novo),而不是只能依据明确可信的证据(clear and convincing evidence)而在侵权诉讼中提出专利无效抗辩——那将是不正常的。美国最高法院则认为,联邦机构面临的风险相比于非政府机构而言低得多,也更具有可预测性。因此,国会对它们予以区别对待是合理的。把联邦机构排除在AIA复审程序之外,也避免了如下的尴尬情形,即一位民间的专利所有权人在一个由某一联邦机构提起且由另一联邦机构监督的对抗式、审判式程序中,为其专利的有效性进行辩护。

      四、侵犯著作权案件中可予判赔的“全部费用”

      (一)Rimini Street, Inc. v. Oracle USA, Inc.案的基本案情

      Rimini Street公司向甲骨文公司(Oracle)的客户销售关于第三方软件的维护服务,从而与甲骨文公司在软件维护业务上形成竞争关系。甲骨文公司认为Rimini Street公司在向其客户提供软件支持服务时,未经许可复制了甲骨文的软件,遂根据《美国著作权法》和其他联邦及州的法律,在内华达联邦地区法院起诉Rimini Street公司。

      陪审团认定,Rimini Street公司侵犯了甲骨文公司软件的多项著作权,并且违反了加州和内华达州的计算机接入法律。陪审团裁决,被告因侵害著作权向原告甲骨文公司支付损害赔偿金3560万美元,因违反州的计算机接入法律而赔偿原告1440万美元。美国地区法院在作出前述判决之后,进一步命令被告向甲骨文公司支付律师费2850万美元,其他费用4950万美元。这些费用后来被上诉法院减少至340万美元。同时,地区法院命令被告支付1280万美元的诉讼开支(litigation expenses),用于诸如专家证人、电子证据开示、陪审团咨询等。

      该案上诉的争议对象就是1280万美元的赔偿判决。美国第九巡回上诉法院维持了该判决。上诉法院承认,一般性联邦制定法即《美国法典》第28编的第1821条和第1920条授权联邦地区法院可以判令败诉方承担的赔偿金,所涵盖的费用仅仅被列举为6类。同时,美国第九巡回上诉法院也承认,该判决赔偿的1280万美元并没有包括在上述6类费用之中。但是,美国第九巡回上诉法院依据此前的判例,认为地区法院的赔偿判决是适当的。因为《美国著作权法》第505条允许法院判决赔偿一方当事人的“全部费用”(full costs),该用语并不只限于在一般诉讼法中所规定的6类费用。

      Rimini Street公司提起上诉。考虑到上诉法院之间对于“全部费用”一语的解释存在分歧,美国最高法院发出调卷令,受理该案上诉。

      (二)判决结果与依据

      美国最高法院于2019年1月14日举行口头辩论,2019年3月4日作出判决。卡瓦诺大法官撰写法院判决,以全院一致意见撤销了上诉法院的判决,发回重审。

      美国最高法院认为:《美国著作权法》第505条中的“全部费用”一语,就是指《美国法典》第28编第1821条和第1920条所规定的那些费用。具体理由如下。

      1.第1821条和第1920条定义了在不同主题的美国联邦制定法(比如《美国著作权法》第505条)中所包含的“费用”一语。美国国会可以授权在一般制定法所列举的6类诉讼费用之外的费用,但是,在缺乏明确授权的情况下,法院不得在第1821条和第1920条具体列举的那些诉讼费用之外给予判赔。美国最高法院的先例一直坚持这一方法,《美国著作权法》并未明确授权法院可以判赔在第1821条和第1920条所列举的6类费用之外的诉讼费用,诸如专家评价费、电子证据开示费用、陪审团顾问费。

      2.甲骨文公司的主张不具有说服力。首先,甲骨文公司认为,“全部”(full)一词就是授权法院在第1821条和第1920条的具体列举之外判赔诉讼费用。但美国最高法院认为,“全部”一词是形容词,意指它所修饰的名词的完整部分。它并未改变《美国著作权法》第505条中的“费用”一词的意思。相反,“全部费用”是指全部的根据相关法律所可能获得的“费用”。

      其次,甲骨文公司主张,《美国著作权法》中的“全部费用”一语是一个历史性专业术语,它包含的内容多于《美国法典》第1821条和第1920条所列举的“费用”。甲骨文公司认为,美国国会是从英国著作权法中将“全部费用”这一用语引入1831年《美国著作权法》的。而在1831年,“全部费用”一语的意思就是指全部的诉讼费用,其范围超过了国会在1853年《美国诉讼费用法》(Fee Act)以及此后的相关立法中所规定的内容。美国最高法院则认为,法院在确定关于诉讼费用的法律的含义时,无须承担过度的历史发掘工作。无论如何,甲骨文公司并未证明“全部费用”在英国法或者美国法上具有某种确定的意思,涵盖了在诉讼费用表所列举内容之外的费用。而1831年以来的判例法,同样否定了甲骨文公司在历史方面的主张。

      第三,甲骨文公司提出,国会于1976年《美国著作权法》规定关于判赔诉讼费用的自由裁量权之后,地区法院可以判决给予高达100%的赔偿数额,因此,对于“全部”一词的解读并未在“费用”上添加更多的东西。而美国最高法院认为,即便“全部”一词在1976年之后缺乏持续性的含义,但“费用”一词却未作任何改变。并且,甲骨文公司的解释还将导致《著作权法》第505条的第2款(规定判赔律师费)变得冗余,因为它在很大程度上将被第1款“全部费用”所覆盖。

      五、著作权“登记”作为提起侵权诉讼的前置条件

      (一)Fourth Estate Public Benefit Corp. v. Wall-street.com, LLC案的基本案情

      Fourth Estate公司是一家提供在线新闻作品的新媒体,它与华尔街新闻网站(Wall-street.com)订立许可协议,向后者提供新闻内容。根据许可协议,在解除协议时,华尔街新闻网站应当删除由Fourth Estate提供的所有内容。后双方协议解除,但华尔街新闻网站仍然继续显示由Fourth Estate创作的文章,后者遂起诉其侵犯著作权。Fourth Estate公司在诉状中称,涉案文章已向版权局提交了登记申请。但是,由于美国版权局尚未就该申请采取行动,地区法院遂根据华尔街网站的动议,驳回原告的起诉。在此后的上诉中,美国第十一巡回法院也维持了该判决。此后,版权局对这些涉案文章拒绝予以登记。

      《美国著作权法》要求对作品办理著作权登记,才可以向法院起诉。“任何美国作品未按照本法规定进行著作权登记的,不得提起任何针对该作品著作权的民事诉讼”。但是“根据本法进行著作权登记”(registration…has been made)这一短语究竟是指申请人向美国版权局提交了规定的申请表、作品复制件和缴费即可,还是指版权局审查并进行登记之后才算完成?美国巡回上诉法院之间对此问题存在分歧。美国最高法院遂为该案发布调卷令,以图通过其解释来统一法律适用。

      (二)判决结果与依据

      美国最高法院于2019年1月8日举行口头辩论,2019年3月4日作出判决。金斯伯格大法官撰写全院一致意见的判决书,维持了美国第十一巡回上诉法院的判决。

      美国最高法院同意美国第十一巡回上诉法院的观点,认为只有在版权局完成著作权登记时,著作权人才可以提起侵权诉讼。但是,对于在登记之前与之后所发生的侵权行为,著作权人均可要求赔偿损失。具体理由如下。

      1.根据《美国著作权法》,作者在其创作完成作品时即取得“专有权”。著作权所有人可以针对侵权行为提起民事诉讼,但是,权利人通常只有在其根据第411(a)条的规定“完成著作权登记”之后才可以起诉。著作权登记就因此类似于某种在起诉维权之前必须满足的行政救济用尽要求(administrative exhaustion requirement)。

      2.在有限的情况下,著作权所有人也可以在未进行权利登记之前就提起侵权诉讼。例如,著作权所有人准备发行某一类易于受到侵害的作品,比如一部电影或者一首音乐曲谱,就可以在版权局作预登记(preregistration),也可以在“完成登记”之前起诉直播广播该作品的行为。但是,除非法律规定的例外情形,第411(a)条禁止著作权人在“完成登记”之前提起诉讼。Fourth Estate公司对此条款的理解是持“申请论”(application approach),认为在著作权人提交登记申请时即发生登记的效果。华尔街新闻网站则持“登记论”(registration approach),认为只有在版权局给予登记的情况下才算完成。美国最高法院认为,“登记论”是对第411(a)条文本的唯一令人满意的解读。

      (1)将第411(a)条整体结合起来解读,其开头两句集中于版权局的行为,亦即它对于版权主张可予以登记或者拒绝。如果申请本身即已经满足了登记的要求,那么第411(a)条的第二句——它允许著作权申请人在版权局拒绝登记的情况下提起诉讼——就将变得多余。同样,如果在美国版权局对某一申请采取行动之前,权利人就可以提起侵权诉讼或者解决侵权纠纷,那就否定了第411(a)条的第三句——它允许版权局长“在因著作权可登记事项而提起的诉讼中成为一方当事人”。“登记论”对第411(a)条的解读,还得到了《美国著作权法》其他条款的支持。特别是,第410条确认了申请是先于登记并且与登记相互分离的步骤;同时,如果完成了申请行为就足以构成登记的话,那么第408(f)条的预登记选项(preregistration option)就变得没有用了。

      (2)Fourth Estate公司主要是认为,《美国著作权法》使用了“登记”(make registration)和“完成登记”(registration has been made)这样的用语,以描述著作权人的提交行为。Fourth Estate公司因此主张,第411(a)条要求“根据本法已经完成登记”很可能是指著作权人遵守著作权登记申请的法律要求。但Fourth Estate公司也承认,在确定《美国著作权法》的特定条款使用“登记”一语究竟是什么意思时,必须检查该术语所适用的“特定语境”(specific context)。美国最高法院认为,第411(a)条的“特定语境”只能作如下合理解读:该用语是指版权局给予著作权登记,而不是申请人提出登记请求。

      Fourth Estate对该用语之所以作出相反的解读,部分是源于它对于1976年修订《美国著作权法》的意义的理解。国会在对第411(a)条进行立法时,既重申了关于著作权登记须先于侵权诉讼的这项一般规则,也在该条的第二句增设了一个例外规定。假如国会意图通过1976年的修订而澄清著作权申请人可以在申请著作权登记的同时即可提起诉讼,那么,该项例外规定就将变得没有意义。同样值得注意的是,在1976年修订之后的若干年当中,国会对于删除第411(a)条的努力均予以抵制。

      Fourth Estate公司还主张,因为“登记并非著作权保护的一个条件”,所以,第411(a)条就不应阻止申请人一旦提交著作权登记申请即可在法院起诉维权。美国最高法院认为,《美国著作权法》规定在作品创作完成时赋予作者以专有权,并且从该时间起即禁止他人侵权,但是,为了获得侵权救济,著作权人必须提交登记申请,并且等待版权局的决定。而且,针对那些在发行前易于受到侵害的作品,国会也已授权可以在登记之前提起侵权诉讼,因此,Fourth Estate公司的担心完全是多余的。确实,著作权登记所需的时间从1956年的一至二周提高至目前的数月,但这种时间的延长在很大程度上是由于版权局的人手和预算限制所致,这个问题可由国会予以缓解,而不是交由法院解决。尽管目前存在行政滞后的问题,但这一因素并不能允许法院修改国会对第411(a)条所规定的文本。

      六、许可人申请破产时能否终止被许可人继续使用其商标

      (一)Mission Product Holdings, Inc. v. Tempnology LLC案的基本案情

      Tempnology公司是一家制造销售体育服饰类产品的企业,其在产品上使用 “Coolcore” 商标。2012年,Tempnology公司与Mission公司订立合同,授予Mission公司在美国分销的某些服饰产品上使用“Coolcore”商标的独家许可(exclusive license),以及在美国和全球销售的非独家许可(non-exclusive license)。许可协议有效期至2016年7月。但是在2015年9月,Tempnology向法院申请第11章破产(Chapter 11 bankruptcy),并请求法院允许其“拒绝履行”(reject)上述许可协议。《美国破产法典》(Bankruptcy Code)第11章规定了关于重整破产企业(reorganizing a bankrupt business)的框架。基于破产申请,债务人的所有资产与权利就构成破产财产(bankruptcy estate),以用于偿付债务。该财产可以交予破产财产管理人(trustee),也可以仍由债务人管理。

      《美国法典》第11编第365条规定,管理人(或债务人)在法院批准的情况下,可以继续或者拒绝履行任何的未履行合同(assume or reject any executory contract)。未履行合同是指任何一方均未履行完毕的合同。该种合同既是资产(债务人有权要求对方在将来履行),也是负债(债务人本身也负有履行的义务)。这个条款使得管理人(或债务人)可以决定合同继续履行是否有利于破产财产,而破产法院也通常会批准其所作出的选择。

      第365条进一步规定,根据该条(a)款拒绝履行合同的,“构成对该合同的违约”(constitutes a breach of such contract)。因债务人拒绝履行合同所发生的损害赔偿,从破产财产中偿付。当然,由于破产财产本身已不足以清偿全部债务,故其只能像无担保债权人那样获得部分清偿。

      破产法院批准Tempnology公司所提出的拒绝履行合同的请求。因此,Tempnology公司无须再履行合同,而对于由此产生的违约赔偿,Mission公司可以从破产财产中享有债权。

      但是,该条款的其他规定也使得在某些协议中,当事人在债务人拒绝履行之后仍可继续行使其合同权利。例如,房屋出租人申请破产并拒绝履行某一租约的,承租人可以继续保留租房并支付租金,直到租期届满。对于知识产权许可(典型的是专利许可),也有非常类似于房屋租赁协议的规定。基于这种担心,Tempnology公司遂向法院提起确认之诉,请求法院确认Mission公司的商标使用权终止。Tempnology公司认为,上述这些条款未指明适用于商标许可,故其协议应当适用不同的规则,在债务人拒绝履行时,根据商标许可协议所授予的权利即应终止。破产法院的判决支持了Tempnology公司的主张。

      但是,破产法院上诉合议庭(Bankruptcy Appellate Panel)撤销了上述判决。它在很大程度上依据的是美国第七巡回上诉法院的判例,其理由集中于第365(g)条的规定,而不是第365(n)条或其他类似的条款。合议庭认为,违约行为并不能消灭守约方根据合同所享有的权利,因此,Tempnology公司可以在破产程序中拒绝履行合同,但它并不能终止Mission公司对“Coolcore”商标的使用权。

      该案继续上诉。美国第一巡回上诉法院撤销了合议庭的判决,并重新支持破产法院的判决。美国第一巡回上诉法院的判决首先支持从第365(n)条和其他类似条款中所得出的推论。但它接着指出,商标法有其自身特点,不能在一方拒绝履行商标许可协议之后还让另一方继续拥有商标的使用权。根据商标法律的相关规定,商标所有人对于使用其商标的商品“未进行监督和质量控制的”,就会危及其拥有该商标的有效性。因此,如果被许可人在协议被拒绝履行之后可以继续使用商标,则许可人必须履行监督之责。而这将有违美国国会设定该条款的主要目的,即“减缓在债务人破产财产上的债务负担。”

      由于美国第一巡回法院与美国第七巡回法院对此问题存在争议,美国最高法院遂发出调卷令,决定受理Mission公司提出的上诉。

      (二)判决结果与依据

      美国最高法院于2019年2月20日对该案举行口头辩论,2019年5月20日作出判决。卡瓦诺大法官撰写法院判决,以8:1的结果撤销法院的判决,发回重。索托马约尔大法官持协同意见,金斯伯格大法官则发表了反对意见。

      美国最高法院认为,该案涉及的是在商标许可协议的背景下,如何解释《美国破产法典》第365条关于拒绝履行与违约的规定。争论的核心是,作为债务人的商标许可人如果拒绝履行合同的,是否因此剥夺被许可人使用商标的权利。美国最高法院对此给予否定回答。它认为,拒绝履行导致的是违约,而非合同的解除(rescind)。债务人根据《美国破产法典》第365条拒绝履行一份未履行的合同,其法律效果与在非破产情形中的违约行为相同。因此,该行为并不能消灭合同在此前所赋予的权利。具体理由如下。

      1.第365(g)条规定,拒绝履行合同“构成违约”,而“违约”这一术语并非破产法专有,破产法也未对之进行定义,因此其含义就取决于合同法。许可人的违约行为并不能消灭对方当事人根据合同所享有的权利。为了保留对方当事人的权利,第365条反映了一般性破产规则,即破产财产不能拥有债务人在破产之外的任何东西。相反地,如果允许通过拒绝履行而消除对方当事人的权利,就将规避《美国破产法典》对于禁止解除破产申请前财产转让限制的这一严格规定。

      2.Tempnology公司观点的主要根据,是从第365条第(h)(i)(n)款所确定的那些合同种类而得出的反面推论。这就意味着,除了根据这些条款所确定的合同,拒绝履行合同的通常后果就是导致此前所赋予的合同权利终止。但美国最高法院认为,该主张无法解释如何能够对第365条(g)款作相反的解读,该款明确规定了拒绝履行合同就构成对该合同的违约。

      Tempnology公司进而主张,商标法的特征可能影响《美国破产法典》目标的实现。它认为,除非拒绝履行合同即终止被许可人对商标的使用权,否则,债务人就不得不在监督所销售的产品与面临失去商标的风险之间作出选择,而无论哪一种选择,都将妨碍债务人的重整能力。美国最高法院认为,商标的显著性特征并不能说服其采纳如下解释,即第365条意图对商标许可给予特殊对待。Tempnology公司提出请求,以利于其进行破产重整,但是,这并不能破坏第365条(a)(g)款所指示的内容。第365条规定拒绝履行合同即构成违约,其中表达的是一系列复杂的目标,并且考虑到合同对方当事人的合法权益,而不仅仅是Tempnology公司所认为的有利于破产重整这一个目标。

      七、商标含有“违反道德”的要素是否禁止其注册

      (一)Iancu v. Brunetti案的基本案情

      埃里克·布鲁纳提(Erik Brunetti)是一位艺术家兼企业家,他在所创办的一条服装生产线上使用商标“FUCT”。根据布鲁纳提的解释,这个商标是要挨个字母念出来的:F-U-C-T。但人们常常会把它连读,其发音与英语中著名的四字国骂FUCK的过去时几乎相同。这也为布鲁纳提的商标注册申请带来了麻烦。

      这里涉及到美国商标法即《拉纳姆法》(Lanham Act)第1052(a)条的适用。该条款要求USPTO禁止注册“包含违反道德的、欺骗性或者诽谤性要素”(consists of or comprises immoral, deceptive, or scandalous matter)的商标。USPTO的审查员和商标审判与上诉委员会(Trademark Trial and Appeal Board,以下简称TTAB)均认定,布鲁纳提的这件商标违反上述规定,因此不能获得注册。

      布鲁纳提向美国联邦巡回上诉法院提起上诉。该法院认为,上述禁止性规定违反了宪法第一修正案。因该案涉及联邦制定法是否构成违宪,美国最高法院遂发布调卷令,受理上诉。

      (二)判决结果与依据

      美国最高法院于2019年4月15日对该案举行口头辩论,2019年6月24日作出判决。卡根大法官撰写法院判决,以6:3的结果维持了美国联邦巡回上诉法院的判决。阿利特大法官提交了协同意见;罗伯特首席大法官与布雷耶大法官撰写部分协同部分反对的意见书;索托马约尔大法官撰写了部分协同部分反对的意见书,布雷耶大法官参加之。

      美国最高法院认为:《拉纳姆法》关于禁止注册“包含违反道德的或者诽谤性要素”的商标的规定,违反宪法第一修正案。

      在两年前的Matal v. Tam案中,美国最高法院大法官之间虽有意见分歧,但对于以下两点是看法相同的。第一,如果某一条关于商标注册的禁止性规定是依据观点(viewpoint based)而作出的,则属于违宪。第二,因诋毁(disparagement)而禁止注册的条款属于依据观点所作的规定,故构成违宪。

      因“包含违反道德或者诽谤性要素”而禁止注册商标,这同样是依据观点而作的规定,构成歧视,因此,它与美国最高法院关于宪法第一修正案的判例规则存在冲突。表达性内容如果“不符合操行端正、纯洁或者品德良好”,“邪恶的”或者“恶毒的”,那就是“违反道德的”(immoral)。因此,《拉纳姆法》允许注册那些捍卫社会操行和德性的标识,而不允许注册那些玷污这些观念的标识。如果材料的内容“冒犯良知或者道德感”,“激起斥责”或者“导致谴责”的,则其属于“诽谤性的”(scandalous)。由此可见,《拉纳姆法》的规定就是,对于标识所传递的讯息符合社会的优雅与礼貌感的,则同意其商标注册,而其讯息不符合或者挑战该社会感受的,则不予注册。从表面来看,该法律规定区分了两种相反的思想:遵循通常的道德标准的思想和对之构成敌意的思想;那些让社会点头表示同意的思想和挑起冒犯乃至谴责的思想。法律存在的这些表面性观点偏见(facial viewpoint bias),就导致对其的观点歧视性适用(viewpoint-discriminatory application)。美国最高法院接着举出大量实例,说明USPTO在实践中拒绝注册那些传递“违反道德的”或者“诽谤性”思想的标识,例如涉及毒品、宗教或者恐怖主义的标识,但与此同时,它也批准注册了那些在相同主题上传递出较为人接受观点的标识。

      政府方面认为,如果将该条款进行限制性解释,消除其观点偏见,还是可以接受的。若将该条款限缩为“由于其表达方式具有冒犯性或者令人震惊的标识,独立于其所表达的任何观点”,就将在很大程度上把USPTO拒绝注册为商标的对象限定为那种淫荡的、性露骨的或者亵渎性标识。但是,美国最高法院并不接受这种提议,因为该制定法的规定显然不是这个意思。“违反道德或者诽谤性的”禁止条款并没有为淫荡的、性露骨的或者亵渎性标识划出一条界线。它也并不仅仅指其“表达方式”而非其观点本身特别具有冒犯性的标记。因此,该条款宣告无效,之后美国国会可以制定新的条款。

      八、关于知识产权案件的法律解释

      “大部分的法律都是经过不断的司法裁判过程才具体化,才获得最后清晰的形象,然后才能适用于个案,许多法条事实上是借裁判才成为现行法的一部分。”德国法学家拉伦茨的这一论断,不仅反映了大陆法系国家的状况,在以判例为重要法源的英美法中同样如此,有时甚至表现更为明显。司法裁判,尤其是法官对于制定法的解释,是理解和适用法律的重要依据。

      关于解释法律的准则,各种论述备矣。德国法学家萨维尼早就已经区分“文法”“逻辑”“历史”“体系”的解释因素,并且提出,这些要素不应个别地发挥作用,而是应当相互合作。美国最高法院的保守派代表斯卡利亚大法官数年前与人合撰的《法律文本的解释》一书,分门别类介绍了多达57条法律解释的准则,而不只是限于字面解释。通过上述知识产权判例的介绍,人们同样可以看到,美国最高法院的大法官面对案件涉及的关键性法律用语,是如何综合运用这些解释准则或者方法的。

      (一)“遵循先例”是美国法的特色和要求,在法律解释上同样遵循该原则

      在Helsinn Healthcare S.A. v. Teva Pharmaceuticals USA, Inc.案中,引发争论的是《美国专利法》第102(a)(1)条。该条规定,任何人均可获得专利,除非“被主张权利要求的发明在有效申请日之前已经被授予专利、在某一出版物中被描述、或者被公开使用、销售或者以其他方式为公众所知”(A person shall be entitled to a patent unless—(1) the claimed invention was patented, described in a printed publication, or in public use, on sale, or otherwise available to the public before the effective filing date of the claimed invention)。如果属于后半句规定的情形,则构成 “现有技术”,破坏了获得专利的新颖性条件。该案的争议焦点是,专利申请人与第三人的保密销售是否构成现有技术。这就涉及对该条款中的“销售”(on sale)一语的解释。从字面上看,可能有两种解释:一种是将其与紧接着的“以其他方式为公众所知”结合起来理解,即销售也必须达到“为公众所知”的效果才构成现有技术,从而秘密销售不在其列;另一种是将“销售”作单独理解,即无论是公开的还是秘密的方式,均可构成销售。从法院裁判的结果看,一审法院采纳的是第一种解释,而上诉法院与美国最高法院则采第二种解释。具体理由详见上文,此处需要强调的是美国最高法院在解释该用语时的立场与方法。它是从2011年修改前的《美国专利法》关于“销售阻却”的规定,以及当时对该条规定的相关判例来理解的,进而注意到国会在修改后的《美国专利法》中仍然使用相同的术语,即表明国会无意改变该用语的含义,从而仍应当遵照此前判例的解释。关于秘密销售是否构成现有技术,美国与欧洲以及我国的专利法规定以及实践是相背的,但是,美国最高法院在该案中形成了全院一致意见,这就意味着除非国会通过立法修改,否则,美国法院仍将维持这一解释。

      Iancu v. Brunetti案判决同样体现了美国最高法院坚持适用“遵循先例”原则。此前美国最高法院已经在Matal v. Tam案中宣布,《拉纳姆法》第1052(a)条关于诋毁(disparagement)词语禁止注册商标的条款属于依据观点所作的规定,与宪法第一修正案相冲突,从而构成违宪。现在这个案件涉及的是第1052(a)条的另一款规定,即禁止注册“包含违反道德的、欺骗性或者诽谤性要素”的商标。由于这两款规定非常相似,美国最高法院以同样的理由,认定该款规定亦属违宪。

      (二)字面解释是法律解释的起点,但在美国最高法院受理的案件中,往往需要超越单纯的字面解释

      在上述Fourth Estate Public Benefit Corp. v. Wall-street.com, LLC案中,美国最高法院面对的是《美国著作权法》的这项规定:“任何美国作品未按照本法规定进行著作权登记的,不得提起任何针对该作品著作权的民事诉讼”。其中争议焦点在于“著作权登记”一语的含义。其实,该词语按照字面含义来解释非常清楚,亦即只能是指美国版权局完成登记,而不能理解为著作权人提交申请。大法官之间对此完全意见一致,也就不足为怪了。

      在Return Mail, Inc. v. U.S. Postal Services案中,涉案的法律规定是根据2011年修改后的《美国专利法》,谁是有权提起新创设的专利无效复审程序的“人”,特别是,该等条款所规定的“人”是否包括政府机构。这就涉及对“人”这一用语的解释。若从字面上看,法律意义上的“人”包括了自然人、法人,而政府机构作为法人,也应当包含在内。美国专利复审机构PTAB与美国联邦巡回上诉法院就是如此理解的。但是,美国最高法院反驳了这种意见,认为该等程序中的“人”不包括政府机构。美国最高法院的主要理由是,应当尊重美国法在传统上的关于“人”不包括主权国家的这一解释性推定(interpretative presumption),除非国会立法中有肯定性的相反规定。作为该案被告的美国邮政署未能提供具有说服力的证据,表明国会有明确的意图,在《美国专利法》中将政府机构纳入可提起专利无效复审程序的“人”的范围。值得注意的是,在该案中提出反对意见的布雷耶大法官认为,从制定法的规定来看,政府机构应当被当作“人”,从而可以像私人主体那样提起专利无效复审程序,以挑战专利的效力。

      同样地,Rimini Street, Inc. v. Oracle USA, Inc.案涉及《美国著作权法》第505条的规定,即法院可以判决赔偿一方当事人的“全部费用”(full costs)究竟是指哪些类别?单纯从字面上看,可以理解为权利人一方因诉讼所发生的费用,均在判赔之列。但是,美国最高法院的解释限定在该条规定与美国民法诉讼法相关规定之间的关系上,即除非著作权法有明确规定,否则,这些“费用”仅仅指民事诉讼法律中所列举的6类费用。因此,这里的“全部费用”应作限缩性解释。

      (三)知识产权案件的法律解释偏于由保守派形成的多数意见,而在自由派大法官之间容易产生争议

      霍姆斯大法官曾将美国最高法院描述为一个瓶子里装的9只蝎子。不过,从二十世纪以至今天,美国最高法院比起作为合议庭而言,更象是一个9人独立的法律办公室,每个大法官都有自己的风格。弗里德曼戏称其为9个瓶子里的9只蝎子。

      从2018年的这些判例来看,保守派与自由派大法官之间在知识产权案件上的分歧不算明显,倒是法官的个人风格更加突出。在这六起案件中,有三起案件形成了一致意见的判决。在其余存在反对意见的三起案件中,两起商标案件的法院判决均由卡根大法官撰写,但索托马约尔对于其中一份判决提出协同意见,金斯伯格发表反对意见,而对另一起商标案件的法院判决,罗伯茨首席大法官、布雷耶和索托马约尔大法官分别撰写反对意见;在另外一起存在反对意见的专利案件中,索托马约尔大法官撰写法院判决,但撰写和参加反对意见的恰恰是同为自由派的布雷耶、金斯伯格和卡根大法官。美国最高法院的九位大法官中,四位自由派大法官之间在知识产权案件的判决上形成相互反对意见的情形不少,倒是保守派阵营的意见比较统一,在这些案件的判决上均站在多数派的立场上,并且相互之间几乎不存在反对意见。这或许从另一个侧面反映出,美国最高法院在法律解释上的保守派立场仍是其主要特色。

    【作者简介】
    金海军,中国人民大学法学院教授。

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