警告函的应对策略——确认不侵权之诉
2020/10/13 9:09:22  点击率[29]  评论[0]
【法宝引证码】
    【学科类别】知识产权法
    【出处】“京都律师”微信公众号
    【写作时间】2020年
    【中文关键字】警告函;不侵权之诉
    【全文】

      近年来,随着中国知识产权体系不断完善,维权打击力度的日益提高,知识产权的保护意识也不断的深入人心。但于此同时,批量发布侵权警告函、进行行政投诉及提起诉讼等权利滥用的现象也愈发严重。
     
      面对权利人滥用警告函,扰乱市场竞争秩序的行为,受其干扰的利害关系人可以选择提起确认不侵权之诉予以应对。确认不侵权之诉是为了规制权利人滥发侵权警告的行为,维护稳定的市场经营秩序,而给予被警告人的司法救济途径,使其免于因权利人怠于行使诉权而长期处于不安状态。如果权利人的行为构成不正当竞争,利害关系人亦可在诉讼中同时要求其承担赔偿责任。如在石家庄双环汽车股份有限公司和本田技研工业株式会社确认不侵害专利权纠纷案中,本田在双方分别起诉后,仍向双环在全国的十余家经销商发送警告函。法院认为,在双环已经与其进行沟通协商,双方都已寻求司法救济后,扩大范围向更多经销商发送内容不明确的警告函,没有尽到合理的审慎注意义务,违反不正当竞争法的规定。
     
      《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十八条规定:“权利人向他人发出侵犯专利权的警告,被警告人或者利害关系人经书面催告权利人行使诉权,自权利人收到该书面催告之日起一个月内或者自书面催告发出之日起二个月内,权利人不撤回警告也不提起诉讼,被警告人或者利害关系人向人民法院提起请求确认其行为不侵犯专利权的诉讼的,人民法院应当受理。”因此,确认不侵权之诉的受理需要同时满足以下条件:1、权利人向他人发出侵权警告;2、被警告人或利害关系人书面催告行使诉权;3、权利人未在合理期限内撤回警告或提起诉讼。换言之,只有在权利人发出警告之后既不撤回警告、又怠于行使诉权,也即权利人既无明确表示又未以行为表明不愿意结束这种令被警告人不安的状态,使当事人之间的法律关系趋于稳定,被警告人才能提起确认不侵权之诉。
     
      但是,对于“侵权警告”的内容及方式,我国(大陆地区)法律法规尚无规定;对于权利人的行为模式,更是无从规范。因此,在司法实践中,通常需要结合确认不侵权之诉的立法目的,根据个案具体情况,妥当地理解和适用,而非完全机械地适用法条。
     
      例如,权利人为了维权可能发出的文件包括警告函、律师函、沟通函、敬告函、公开信、广告启事等。那么种种名目下的文件,哪些能够认定为司法解释中的“侵权警告”呢?在北京深度量化机器人科技股份有限公司诉北京九宫混音呈列科技有限公司确认不侵害专利权纠纷案中,沟通函是否属于侵权警告就是争议焦点之一。最终,法院认为原告发出的沟通函内容包含了涉案输入法已落入涉案专利权利要求1、2的保护范围、并要求以撤回侵权产品和移除侵权模块的方式停止侵权的意思表示,使得搜狗科技公司、搜狗信息公司处于不安状态,属于侵权警告。
     
      从案例中可以看出,对于“侵权警告”的认定应把握其实质内容而非外在的表现形式。通常来说,如果函件包括权利人的信息、权利来源、权利范围、被警告人侵权行为、要求被警告人停止侵犯,并阐明被警告人将承担的法律责任等内容,能够使被警告人处于不安状态,便有可能被认定为“侵权警告”。
     
      再如,警告函发送的对象包括:1、侵权产品制造者或侵权行为直接实施者;2、相关主体,如经销商、用户、电商平台等;3、行政执法部门;4、不特定人群。由于侵权产品制造者或侵权行为直接实施者能够清楚了解和判断纠纷涉及的专利,从而自主选择应对策略,因而向制造者或直接实施者发送警告函通常不存在争议。但是,当侵权警告行为的对象是经销商、执法部门、不特定人群时,侵权产品制造者必然处于潜在的侵权纠纷不安之中,其能否提起确认不侵害之诉呢?对于此问题,在实践中仍在存在较大争议,需结合具体案件予以判定。
     
      【案例1】在VMI荷兰公司、固铂(昆山)轮胎有限公司、萨驰华辰机械(苏州)有限公司确认不侵害专利权纠纷案中,专利权人萨驰公司仅针对被控侵权设备的使用者固铂公司向专利行政部门提起专利侵权纠纷处理请求,导致生产者VMI公司的经营处于不确定状态的。而VMI公司并非被请求人,没有参与到该行政处理程序中的机会,无法在该行政处理程序中主张相应权利。基于此案件的特殊情况,最高人民法院认为可以认定该专利侵权纠纷处理请求对于上述未参与行政处理程序的生产者构成侵权警告。
     
      【案例2】在西安千禾药业股份有限公司和吉林天药本草堂制药有限公司确认不侵害专利权纠纷案中,西安千禾公司向国家食品药品监督管理局(食药监局)发出吉林天药公司侵害其发明专利权的律师函,食药监局在收到警告函后告知吉林天药公司先行解决专利问题,导致吉林天药公司的药品注册因侵权警告函被迫中断。法院认定食药监局的要求来源于西案千禾公司的律师函,因此食药监局的要求可以视为西安千禾公司警告的延续。
     
      【案例3】王老吉有限公司、广州王老吉大健康产业有限公司确认不侵害商标权纠纷案中,王老吉公司向全国各地(山西、辽宁、浙江、新疆、陕西等省份的50多个地区)工商部门投诉当地商户销售的大健康公司生产的凉茶产品涉嫌侵犯其商标权,但大健康公司作为涉嫌侵权产品的生产者并未收到王老吉公司的直接投诉。法院认为,王老吉公司一直未提起侵权之诉或者撤回警告,而大健康公司在王老吉公司仅投诉其经销商,大健康公司明显处于不安之中,但其无法参与到行政程序中主张权益的情况下,提起确认不侵害商标权之诉,具有合理性。
     
      【案例4】烟台张裕卡斯特酒庄有限公司与上海卡斯特酒业有限公司确认不侵害商标权纠纷案中,上海卡斯特发表律师声明,称任何单位和个人未经许可,在葡萄酒等酒类商品上单独或突出使用“卡斯特”文字的行为均属于侵权或假冒行为,其将利用一切行政及司法手段予以维权。法院认为该律师声明虽然针对的是在葡萄酒等相关产品上使用“卡斯特”字样的不特定的企业和个人,但因张裕卡斯特在其生产和销售的葡萄酒产品上使用“卡斯特”字样,这必然涉及张裕卡斯特是否侵权的问题,致使张裕卡斯特的权利处于不确定状态。在上海卡斯特未采取行政程序或民事诉讼程序的前提下,提起确认不侵害注册商标专用权之诉并未违反相关法律规定,并无不当。
     
      在上述判例中,利害关系人均无法按照正常的接到警告—书面催促—起诉的模式满足确认不侵权之诉的起诉条件,但确因权利人的不合理行为而处于不安状态。法院从立法目的出发,综合考虑发函意图、内容、发送方式和范围、行政救济的可行性等因素,在具有争议的情况下,选择扩大解释以保障利害关系人尽快脱离不安状态。
     
      综上,当权利人发送侵权警告函的行为具有不合法性、侵害了公平竞争关系、增加了市场交易者的商业风险等情形时,被警告人或利害关系人可以考虑提起确认不侵权之诉,从而降低经营风险,维护自身权利。

    【作者简介】
    刘铭,京都律师事务所高级合伙人,教授(兼职),民盟中央法制委委员,朝阳区政协委员、监察员,国家文创实验区知产委主任,朝阳区知产调解委主任,中央电视台法制频道评论员,从事律师工作近20年,以其深厚的理论基础和丰富的执业经验,代理众多复杂诉讼与非诉案件。致力于法治建设、社会进步和高端法律服务;吴侠,专利代理师,毕业于中国科学院研究生院,从事知识产权工作近十年,为国内外多家科研机构及研发型公司提供知识产权相关服务,涉及国内外专利申请、无效及诉讼、知识产权管理、专利商标监控等,具有科研、法律、管理复合经历,能够为客户提供风险管理、获权及争议解决相关的综合性服务。

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