专利侵权诉讼中“合法来源”之断想
2020/4/27 10:26:54  点击率[10]  评论[0]
【法宝引证码】
    【学科类别】专利法
    【出处】微信公众号:法德东恒律师
    【写作时间】2020年
    【中文关键字】专利侵权;合法来源
    【全文】

      一
     
      知识产权合法来源抗辩之说,基于专利法商标法的直接规定。
     
      专利法第七十条,使用者销售者能证明该产品合法来源的,不承担赔偿责任。
     
      商标法第六十四条,销售者能证明自己合法取得商品并说明提供者的,不承担赔偿责任。
     
      这里合法来源抗辩,仅是免除赔偿责任的抗辩,而非不侵权抗辩。
     
      著作权法第五十三条,复制品的出版者、制作者、发行者或者出租者不能证明复制品有合法来源的,应当承担法律责任。
     
      但能够证明有合法来源的,要不要承担责任,著作权法没说。有人认为,那就不承担。其实并非当然。著作权法第五十三条谈的是归责,貌似不是合法来源的抗辩事由。
     
      其他知识产权法律,如反不正当竞争法没有所谓合法来源抗辩的直接规定。
     
      将合法来源抗辩作为所有知识产权侵权案件的抗辩事由,实务中多有运用。
     
      二
     
      专利法商标法所规定的合法来源抗辩,针对是产品或商品的来源,指那些承载着知识产权的物品,而不是知识产权的权利本身,也不是知识产权的客体。
     
      如果一定要将知识产权本身以及知识产权的客体之来源合法,作为侵权抗辩事由,这种抗辩可称为广义的“合法来源”抗辩。
     
      1、权利来源合法
     
      专利权,第十条的转让、第十二条的许可、第十五条的共有、第四十八至五十一条的强制许可等。
     
      商标法,第五条的共有、第四十二条的转让、第四十三条的许可。
     
      著作权法,第十三条的共有、第二十四条的许可、第二十五条的转让。
     
      合同法,第三百四十一条的转让。
     
      等等。
     
      2、权利客体来源合法
     
      专利法,第六十二条的现有技术或现有设计、第六十九条的权利用尽、使用在先等。
     
      商标法,第三条的成员使用、第五十九条的正当使用、在先使用等。
     
      著作权法,第二十一条的死后充公;第二十一条、第四十二条、第四十五条的五十年充公;第三十六条的十年充公;第十六条的优先使用;第二十二条、第二十三条、第四十条的合理“半”使用。
     
      合同法,第三百三十九条委托人合作人实施,第三百四十条的免费实施、第三百四十一条使用。
     
      三
     
      按照广义的合法来源抗辩,反不正当竞争法的商业秘密不侵权抗辩,可以仿照。
     
      1、权利来源合法
     
      如,秘密的转让、许可。但商业秘密本身不是权利,转让、许可的实际是技术信息与经营信息。
     
      特别地,如果转让、许可客户名单的,应该是客户名单的整体信息,不是客户名称或者客户的局部信息。由客户的名称、地址、联系方式以及交易的习惯、意向、内容等构成的特殊客户信息,强调的是信息整体。
     
      集汇众多客户的客户名册是客户名单的一种,其整体是众多客户的全部。
     
      2、信息来源合法
     
      2.1 公知信息
     
      《反不正当竞争法》第三十二条,涉嫌侵权人应当证明权利人所主张的商业秘密不属于本法规定的商业秘密。
     
      《最高人民法院关于审理不正当竞争民事案件应用法律若干问题的解释》(简称《解释》)第九条,具有下列情形之一的,可以认定有关信息不构成不为公众所知悉:
     
      (一)一般常识、行业惯例;
     
      (二)观察直接获得的;
     
      (三)公开披露的;
     
      (四)被公开的;
     
      (五)公开渠道获得的;
     
      (六)无需代价获得的。
     
      作为抗辩,换个角度,这些公知信息可作为合法来源。
     
      2.2 《解释》第十二条,自行开发、研制或者反向工程等获得的信息
     
      “反向工程”,是指通过技术手段对从公开渠道取得的产品进行拆卸、测绘、分析等而获得该产品的有关技术信息。
     
      接触技术秘密之后,再进行所谓自行开发、反向工程获取的,法律不予认可。
     
      拓展一下,接触经营信息之后,再声称系自行收集开发获得的,也应该不予认可。就其原因,技术信息的获得难度大,智慧含量高,法律都不认可,难度小智慧含量低的当然不能获得法律认可。而且,接触之后再造自行收集开发获得的证据相当简单容易,如果轻易认可,与法律保护秘密的宗旨相背离。
     
      2.3 《解释》第十三条,个人信赖。这里指的基于个人信赖获得交易而不针对信息。但,针对保持长期稳定交易关系的特定客户时,也可能涉及信息来源问题。
     
      3、物品来源合法
     
      公开市场渠道中,承载秘密信息的物品,有合法来源的话,则附着其上的经营信息必然会公开;承载其上的技术信息,能被反向工程破解。故商业秘密一般不涉及物品合法来源的抗辩问题。
     
      四
     
      江苏省高级人民法院(2018)苏民终1303号民事判决书,特别指出,在商业秘密侵权案件审理中,“接触+实质性相同-合法来源”规则的适用,主要用于解决商业秘密案件中侵权证据取证难,即由权利人通过提供“接触”证据以及“实质性相同”证据,初步推定被告非法获取并使用了商业秘密,然后将不构成侵权的证明责任转移给被告,由被告举证证明其持有该商业秘密系因存在合法受让、自行研发、反向工程等合法事由,故而不构成侵犯商业秘密。
     
      这里的合法来源,指的不是权利来源合法,也不是承载信息的物品来源合法,应该系指信息来源合法。即“合法受让、自行研发、反向工程”等正当手段获得的信息整体,来源合法。
     
      强调一下,这些通过受让、研发、反向工程获得的,应该是商业秘密信息的整体全部,而不是局部或部分。
     
      客户名称或联系方式等信息仅仅是“客户名单”信息整体的一项内容。这些局部或部分信息能够合法获得,不能推演出“客户的名称、地址、联系方式以及交易的习惯、意向、内容等构成的特殊客户信息”的信息整体具有合法来源。
     
      当然,如果客户名单信息整体能够从公开渠道获得,客户名单也就不成立为商业秘密了。

    【作者简介】
    梁永宏,江苏法德东恒律师事务所,律师。南京中院原知识产权资深审判长,南京仲裁委员会仲裁员,江苏知识产权调解员。

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