古建彩绘方法专利案:专利律师的罪与罚
2018/9/5 19:50:06 点击率[61] 评论[0]
【法宝引证码】
    【学科类别】专利法
    【出处】本网首发
    【写作时间】2018年
    【中文关键字】方法专利;举证责任;转移;倒置
    【全文】

      2017年7月24日,北京市高级人民法院对“古建彩绘的制作方法”发明专利案作出二审判决,认为:依据现有事实,并综合考虑双方当事人的举证能力、举证情况等因素,可以推定文化遗产研究院使用了涉案专利权利要求1所保护的方法。该案经双方陈述、举证、鉴定及“举证责任转移”,在方法专利案件中具有典型意义。
     
      1、基本案情
     
      赵良新是名称为“古建彩绘的制作方法”的发明专利的权利人,文化遗产研究院在安远庙油饰彩画修复工程涉嫌使用了该方法专利。
     
      2、原告方破局
     
      原告起诉时称文化遗产研究院在安远庙油饰彩画修复工程涉嫌侵犯了该方法专利,但其实其没有任何证据能够证明文化遗产研究院制作安远庙天花使用了该专利方法,且该方法落入涉案专利权利要求1的保护范围。在专利侵权诉讼中,我们一般是按照民诉法规定的“谁主张谁举证”原则由原告进行举证,只有新产品的制造方法专利才适用举证责任倒置原则,即:专利侵权纠纷涉及新产品制造方法的发明专利的,制造同样产品的单位或者个人应当提供其产品制造方法不同于专利方法的证明。根据文化遗产研究院的抗辩称其系采用手绘方法制作,于是原告顺势向一审法院提出了鉴定申请,申请对安远庙天花是手绘还是丝网印刷进行鉴定,以求该案的破局。
     
      3、被告方败笔
     
      笔者仔细研究了涉案专利,该专利提供了一种可复制的丝网印刷的方法,克服了手绘可复制性差、工作效率低的弱点。原告诉称被告使用了其丝网印刷的方法,而被告鉴于原告没有证据即信手下了一步臭棋:抗辩称其系采用手绘方法制作。殊不知,采用手绘方法制作的天花与使用了丝网印刷方法制作的天花是不一样的,使用了丝网印刷方法制作的天花图案平整,而采用手绘方法制作的天花由于手工的原因与采用手绘方法制作的天花平整度等方面是有区别和差异的。司法鉴定意见书认为,文化遗产研究院制作的安远庙天花与赵良新使用涉案专利方法制作的天花系采用同一种印刷方式形成。这下,法庭认为被告的陈述为虚假的,上述司法鉴定结论可以初步证明文化遗产研究院制作安远庙天花有较大可能使用了与涉案专利相同的方法。
     
      4、涉案专利研读
     
      笔者认真研读了涉案专利,该权利要求1步骤S1明确载明:根据每一色图案对应一丝网印版确定该彩绘所需丝网印版的数量,并根据图案覆盖的方式确定各丝网印版所对应的印刷顺序及图案,根据该图案制成丝网印版。而现有技术中就有“根据丝网印版具体面积(该面积不局限于一色)对应确定该彩绘所需丝网印版的数量”以及“并根据图案拼接的方式确定各丝网印版所对应的印刷顺序及图案”,只不过该方法制作出的彩绘质量及美观效果一般,但其并没有落入涉案专利的保护范围。
     
      5、举证责任转移
     
      法院认为:在专利侵权行为的认定上,应在遵循上述规定的基础上,充分考虑专利权的特点、当事人举证能力以及便于最大化查清事实等因素,合理运用优势证据原则,引导双方当事人积极举证。对于非新产品的方法专利而言,专利权人如果能够证明被诉侵权人制造了同样产品,经尽力举证仍无法证明被诉侵权人确实使用了该专利方法,但根据案件具体情况,结合已知事实及日常生活经验,能够认定该同样产品经由专利方法制造的可能性很大的,则不应要求专利权人承担进一步的举证责任,而由被诉侵权人提供其制造方法不同于专利方法的证据,被诉侵权人拒不举证或举证不能的,可以推定被诉侵权人使用了该专利方法。
     
      而此时,被告彻底陷入了被动,不提供其制造方法不同于专利方法的证据则推定使用了该专利方法,如果提供与事实不符的制造方法不同于专利方法的证据则涉嫌提供伪证。
     
      6、被告败诉原因
     
      被告采用手绘方法制作的抗辩是其败诉的主要且直接原因,如依笔者之见,笔者会提出“根据丝网印版具体面积(该面积不局限于一色)对应确定该彩绘所需丝网印版的数量”以及“并根据图案拼接的方式确定各丝网印版所对应的印刷顺序及图案”之抗辩。这样,鉴定机构是无法对涉案专利方法与其之间的区别进行鉴定,而上述方法同样可以实现天花的制作,更不会导致举证责任的转移。
     
      7、实务思考
     
      方法专利是一种新的技术方案,是一种加工方法、制造工艺、测试方法或产品使用方法,包括使用权、许诺销售权、销售权、进口权,其中使用权指使用其专利方法以及使用依照该专利方法直接获得的产品。
     
      方法专利大体可以分为没有产品的使用方法专利和有最终产品的方法专利,而有最终产品的方法专利又可分为新产品的制造方法专利和非新产品的制造方法专利。在专利侵权诉讼中,我们一般是按照民诉法规定的“谁主张谁举证”原则由原告进行举证,只有新产品的制造方法专利才适用举证责任倒置原则,即:专利侵权纠纷涉及新产品制造方法的发明专利的,制造同样产品的单位或者个人应当提供其产品制造方法不同于专利方法的证明。但在非新产品的方法专利诉讼中,专利权人需尽力举证,同时可结合已知事实及日常生活经验去认定“被诉侵权人使用了专利方法制造产品”为大概率事件,此时可由被诉侵权人承担“其制造方法不同于专利方法”的举证责任,被诉侵权人拒不举证或举证不能的,可以推定被诉侵权人使用了该专利方法。
     
      在认定一项方法专利是否属于新产品制造方法专利时,应当以依照该专利方法直接获得的产品为依据。所谓“依照专利方法直接获得的产品”,是指使用专利方法获得的原始产品,而不包括对该原始产品作进一步处理后获得的后续产品。《专利法》第六十九条第一项规定的专利权用尽原则只能使涉及合法售出的产品本身的专利权被权利用尽,而不能认为合法售出的实施专利方法或制造专利产品的专用设备或者专用元件、部件就导致产品或方法专利权也被权利用尽。只有专利产品或者依照专利方法直接获得的产品才存在专利权用尽的问题,而单纯的“使用方法专利”由于不涉及产品,故一般不存在权利用尽的问题。
     
      方法专利侵权判定步骤:
     
      (1)是否具有专利权属证明及专利有效状态;
     
      (2)产品进行比对,审查被诉侵权人是否制造了与方法专利保护的同样产品;
     
      (3)被诉侵权人是否为了生产经营的目的;
     
      (4)专利权人是否提供了国内市场没有生产同样产品的初步证据,被诉侵权人是否提供了反证,综合判定是否属于新产品;
     
      (5)如非新产品,专利权人是否已尽力举证,并结合已知事实及日常生活经验是否能够证明被诉侵权人大概率使用了涉案专利方法,此时举证责任可转移至被诉侵权人,如被诉侵权人拒不举证或举证不能的可以推定被诉侵权人使用了该专利方法;
     
      (6)将被诉侵权人提交的方法进行可行性测试,审查是否能够生产制造该产品;
     
      (7)将被诉侵权人提交的方法与案涉方法专利进行比对,审查是否落入方法专利保护范围。

    【作者简介】
    黄斌,知识产权律师,华中科技大学法律硕士(知识产权法方向),专利代理人,江西求正沃德律师事务所知识产权律师。

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